Het Guerlain lippenstift-merk in de Europese Unie: een sprankje hoop voor niet conventionele vormmerken in de mode-industrie?

Brussel – De Rouge G lippenstift van Guerlain kan uiteindelijk wel als 3D-vormmerk worden geregistreerd. Zo heeft het Gerecht van de Europese Unie vorige maand besloten. Advocatenkantoor Crowell & Moring LLP duikt voor FashionUnited verder in de zaak.

Dat modeartikelen in de Europese Unie de bescherming kunnen genieten van verschillende intellectuele eigendomsrechten is bekend: dit kan zowel via auteursrechten als modellen en merken. Als je aan een ‘merk’ of een ‘brand’ denkt, komt er waarschijnlijk een bekend modelogo of naam in je op: denk bijvoorbeeld aan het iconische logo van Hermès (de gedrukte merknaam onder een paard met koets) of aan de onmiskenbare merknaam Yves Saint Laurent (met telkens schuine initialen). Naast deze klassieke types van merken bestaan er echter ook merken die uit zogenaamde “niet conventionele” tekens bestaan: een kleur, de vorm van een verpakking, een geluid, de vorm van een product, enz.

Moeilijke tijden voor de registratie van niet conventionele merken

Terwijl de registratie van ‘gewone’ merken (logo of merknaam) door grote modehuizen in het algemeen vlot genoeg verloopt (hoewel er niettemin vaak over wordt geprocedeerd) hebben de afgelopen jaren een aantal klappen gebracht voor de modesector voor wat betreft de juridische bescherming van zogeheten ‘niet conventionele’ merken.

Bekende voorbeelden van recente mislukte pogingen om dergelijke merken te beschermen zijn de volgende:

• De iconische Moon Boots werden in Italië als auteursrechtelijk beschermde werken erkend, maar hun EU geregistreerd vormmerk werd vorig jaar vernietigd
• In 2018 beoordeelde het Hof van Justitie van de EU dat de door Birkenstock’s gebruikte zoolmotief ook niet als merk kon worden geregistreerd (wegens een gebrek aan voldoende onderscheidend vermogen);
• LVMH is er nog niet in geslaagd om haar “Damier Azur” patroon te registreren;
• De registratie van het positiemerk van Buffalo (bestaande uit de speciale vormgeving van het zijdelings zichtbare oppervlak van een plateauzool) werd vorig jaar geweigerd.

De bovenvermelde zaken lijken dus een trend van rechtspraak af te tekenen waarbij de beschermingsdrempel voor niet conventionele merken zeer hoog ligt en moeilijk bereikbaar lijkt.

Recentere zaken geven echter wat meer hoop voor een bereikbare merkenbescherming voor niet conventionele modemerken. In 2018 kreeg Christian Louboutin gelijk en kon hij de iconische rode zool die zo goed als alle Louboutin schoenen kenmerkt, als vormmerk in stand houden.

Recentste EU uitspraak in het verlengde van een positieve trend

De recentste uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie op het gebied van niet conventionele merken lijkt in lijn te zijn met deze positieve trend. Deze zaak betreft de Rouge G lippenstift van Guerlain:

Over de achtergrond van de zaak kan men kort zijn. In 2018 diende Guerlain een merkaanvraag in bij het EUIPO (het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie) voor de driedimensionale vorm van de Rouge G lippenstift op basis van de rechterafbeelding hierboven.

Echter, zowel de onderzoeker van het EUIPO als de Eerste Kamer van Beroep van het EUIPO waren van mening dat dit 3D-teken geen onderscheidend vermogen vertoonde.

Op deze basis besloten de onderzoeker van het EUIPO en de Eerste Kamer van Beroep van het EUIPO dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen had. Concreet keken ze naar het volgend overzicht van andere lippenstiften modellen in de sector en besloten ze dat het Rouge G product van Guerlain daar niet voldoende van afweek:

Juist over dit punt verschilde de Vijfde Kamer van het Gerecht EU van mening. Hoewel het Gerecht bevestigde dat de onderzoeker en de Kamer van Beroep de juiste juridische criteria hanteerden, formuleerde zij toch belangrijke nuances als gevolg waarvan Guerlain in het gelijk werd gesteld. Zo is het esthetische aspect van een vormmerk in principe irrelevant, maar kan het wel in beschouwing worden genomen als het aantoont dat de vormgeving van het merk een objectieve en visuele ongewone werking heeft. Verder benadrukte het Gerecht dat een grote verscheidenheid aan vormen in de sector niet noodzakelijk impliceert dat elke nieuwe vorm maar als een variant van die vormen moet worden opgevat. Meer specifiek wat de lippenstift van Guerlain betreft, besloot het Gerecht dat een aantal kenmerken bijdragen tot het onderscheidend vermogen van dit het merk ten aanzien van de normen en gebruiken in de sector: de afwezigheid van rechte lijnen en rechte hoeken, de rechthoekige inkeping aan de zijde van de lippenstift (die niet louter technisch is), de algemene vorm van de lippenstift die aan een scheepsromp of bassinet doet denken, de kleine ovale vorm in reliëf die bijdraagt tot het ongewone uiterlijk van het merk (ondanks de technische functie die ze vervult). Op grond van deze vaststellingen kwam het Gerecht tot het besluit dat het merk van Guerlain wel een totaalindruk vertoont dat het relevante publiek als significant afwijkend van de normen en gebruiken van de sector zou beschouwen, waardoor de vorm van de Rouge G lippenstick wel een onderscheidend vermogen heeft.

Een hoge doch haalbare drempel!

Terwijl aan de ene kant de vereiste drempel voor onderscheidend vermogen hoog lijkt te blijven, des te meer voor niet conventionele merken zoals vormmerken, toont deze zaak aan dat de diversiteit aan vormen in bepaalde sectoren niet noodzakelijk een probleem moet zijn. Dankzij creatieve keuzes kan een product worden ontworpen dat zich onderscheidt van de overvloed aan bestaande ontwerpen, waardoor de vorm dit product als potentieel geregistreerd vormmerk in aanmerking komt. Met andere woorden: er is nog hoop voor de registratie van niet conventionele merken in drukbezette modesectoren!

Dit artikel is geschreven door Matteo Mariano, advocaat van Crowell & Moring. Crowell & Moring LLP is een internationaal advocatenkantoor dat cliënten in de mode industrie bijstaat en vertegenwoordigt in verschillende rechtsdomeinen, waaronder marktpraktijken, intellectuele eigendom en mededingingsrecht.