Een merkenrechtelijk blauwtje voor de iconische Moon Boot

Brussel - De Moon Boot behoeft waarschijnlijk geen introductie. De iconische vorm van de laars is niet voor niets iconisch. Afgelopen mei werd door de Eerste Kamer van Beroep van het Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom het 3D merkenrecht echter ongeldig verklaard. Advocatenkantoor Crowell & Moring LLP duikt voor FashionUnited verder in de zaak.

Een jaar na de eerste landing op de maan op 20 juli 1969, werd de Moon Boot door Tecnica ontwikkeld als warme en comfortabele after-skischoen die nauw aansluit bij de dikke rubberen laarzen met zachte bovenkant die Armstrong en zijn bemanningsleden Michael Collins en Buzz Aldrin droegen. Meer dan 30 miljoen verkochte paren later wordt Tecnica’s 3D merk uiteindelijk ongeldig verklaard door het EUIPO.

Hiermee verduidelijkt het EUIPO nogmaals dat de esthetische of iconische waarde van een bepaalde vormgeving in geen geval voldoende zijn om als merk te kunnen worden beschermd. Daarom duikt Crowell & Moring voor FashionUnited verder in dit voorbeeld aan de hand van dit artikel.

Tecnica deponeert in 2011 het volgende merk:

Zij was toen van mening dat het uiterlijk van de laars als aanduiding van commerciële herkomst kon dienen, dé vereiste om deze vorm als merk te kunnen inschrijven. Met andere woorden, o.a. door het jarenlang consequent gebruik, de marketing van Tecnica, de stijgende verkoopcijfers en media-aandacht, beweerde Tecnica dat consumenten over de hele wereld de vormgeving van deze laars waren gaan koppelen aan één enkele commerciële herkomst. In maart 2012 werd het merk ook effectief ingeschreven in de EU.

Rechtspraak: Hoe de iconische Moon Boot het vormmerk verloor

De Zweedse groothandelaar in schoenen Zeitneu GmbH was het hier echter niet mee eens. In mei 2017 diende zij een verzoek tot nietigverklaring in bij het EUIPO. Volgens Zeitneu was de vorm van de laars banaal en niet voldoende onderscheidend om als merk te kunnen worden geregistreerd. Bovendien zou de algemene vorm en het ontwerp van Tecnica’s Moon Boot onvoldoende verschillen van andere après-ski laarzen op de markt. Zeitneu beweerde dan ook dat de vormgeving een generieke stijl betrof eerder dan een aanduiding van commerciële afkomst.

Het EUIPO heeft Zeitneu intussen inderdaad gelijk gegeven. Enkel een vormgeving die significant afwijkt van de norm of de gebruiken in de sector kan een herkomstaanduidende functie vervullen. De specifieke kenmerken van de Moon Boot werden door het EUIPO technisch, functioneel of banaal geacht. Een esthetische of originele vormgeving werd op zichzelf onvoldoende geacht om door een merk te worden beschermd. Bovendien zijn er in de 40 jaar tussen de lancering van de Moon Boot en de registratie van het merk in kwestie verschillende andere merken op de markt gekomen met gelijkaardig vormgegeven après-ski laarzen, waaronder bijvoorbeeld Chloé, Anniel, Les Prairies, Marc Jacobs, Chanel, Dior etc.

De vereiste drempel voor onderscheidend vermogen werd dan ook niet (langer) gehaald en het merk werd bijgevolg vernietigd. Het EUIPO bevestigt met deze beslissing het belang van tijdig over te gaan tot registratie van een bepaalde vorm als merk. Indien 40 jaar wordt gewacht met het merkdepot, zoals in bovenstaand geval, bestaat immers het risico dat andere producenten in tussentijd met een gelijkaardige vormgeving op de markt komen, hetgeen uiteraard afbreuk doet aan het onderscheidend karakter van het merk. Met de nietigverklaring van het Moon Boot vormmerk, geeft het EUIPO voor eens en altijd aan dat de iconische of esthetische waarde van de vormgeving een dergelijk gebrek aan onderscheidend karakter niet kan compenseren.

Dit artikel is geschreven door Judith Bussé , advocaat van Crowell & Moring. Crowell & Moring LLP is een internationaal advocatenkantoor dat cliënten in de mode industrie bijstaat en vertegenwoordigt in verschillende rechtsdomeinen, waaronder marktpraktijken, intellectuele eigendom en mededingingsrecht.

Hoofdbeeld: Moon Boot, beeld in tekst: EUIPO