Over smaak en kleur valt niet te twisten: tips voor het inschrijven van niet-traditionele merken

De Louboutin-zaak, waarbij het rode zool-merk van Louboutin centraal staat, werd vorige maand uiteengezet door Crowell. Nu worden andere niet-traditionele merken onder de loep genomen, want dergelijke merken kunnen een meerwaarde bieden voor een onderneming in de modesector. Onder niet-traditionele merken vallen alle merken die geen typisch woord- of beeldmerken (logo’s) zijn, met name kleuren, vormen, geuren, smaken, positiemerken, geluiden en hologrammen.

Juridische tips en tricks: niet-traditionele merken in de mode

Immers, naast de naam en het logo van een mode-onderneming, is het mogelijk dat een consument ook aan de hand van andere elementen onmiddellijk een bepaalde onderneming herkent. Zo zullen vele lezers bij het zien van deze kleurencombinatie, wel denken aan Bel & Bo (linker kleurenbeeld hieronder). En bij de volgende kleur blauw (rechter kleur hieronder) en omschrijving dat het gaat over juwelen, zal de gemiddelde consument weten dat het gaat over juwelen van Tiffany & Co:

Vier niet-traditionele merken: de vorm van de schoenen van Crocs*1 (illustratie 1), de vorm van de handtassen van Hermès International S.A (2), het oppervlaktepatroon van de Birkenstock-schoenen (3), waarvan het Benelux-gedeelte op 14 maart 2018 door de Rechtbank Den Haag weg werd vernietigd als merk voor schoenen, en het rode zool-merk van Louboutin*2 (4).

Ook de kleuren en verpakkingsvorm van de parfums van Hermès zijn als merk ingeschreven (5). De patronen van Cath Kidston (6) en de karakteristieke rood-wit-blauwe strepen, gepositioneerd op verschillende plaatsen op de kledij van Thom Browne (7).

Bovendien is het sinds enige tijd ook mogelijk om geur- en geluidsmerken in te schrijven in het Europese en Benelux-merkenregister. Zo heeft Net-a-Porter een geluidsmerk ingeschreven voor een stem die de woorden “Net-a-Porter” fluistert. De beschrijving luidt: "The mark is a sound mark consisting of a voice whispering the words NET-A-PORTER as specifically represented in the sonogram which is read from left to right and is the NET-A-PORTER whisper of 2 seconds duration recorded at a sample rate of 44.1 kHz, at a resolution of 192 kbps, the resulting wave file being read into a wave file processing program to display the image. The first image plots frequency on the y axis against time on the x axis. The second image shows time along the x axis with the intensity of the sound represented in the colour bar on the y axis, the colours representing the intensity of sound in decibels (db)"

5 tips voor het inschrijven van niet-traditionele merken

Als zelfs geuren, smaken, kleuren en geluiden merken kunnen uitmaken, hoe beslist een modeonderneming welke merken, traditioneel of niet-traditioneel, de moeite waard zijn om te registreren? Vijf tips voor houvast:

Tip 1. Bepaal het doel en de waarde van uw merk

Een merk is een symbool, kenmerk of element op basis waarvan de klanten uw onderneming herkennen en waarmee u zich als modeonderneming kan onderscheiden van uw concurrenten. De inschrijving van dit symbool of kenmerk als merk is daarom enkel nuttig wanneer u het ofwel in licentie wilt geven (en het dus wilt exploiteren of valoriseren) of wanneer u wilt vermijden dat dit onderscheidend element door andere ondernemingen gebruikt om verwarring te zaaien omtrent de afkomst van een bepaald product of om mee te surfen op de bekendheid en reputatie van uw merk.

Tip 2. Ga na of het merk geldig is

Om van een geldig merk te spreken is het daarenboven noodzakelijk dat het merk onderscheidend is, niet beschrijvend, niet functioneel en geen wezenlijke waarde biedt aan het product.

Zo zal het woord “Apple” bijvoorbeeld onderscheidend zijn voor computers, smartphones en mp3-spelers, maar is ditzelfde woord wel beschrijvend wanneer het zou worden ingeschreven en gebruikt door een appelhandelaar. Hetzelfde geldt voor kleuren, waarbij bijvoorbeeld een rode kleur kan duiden op de aardbeiensmaak of –geur van een product. Om een vorm of patroon als merk in te schrijven, moet deze bovendien significant afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.

Daarnaast kunnen kleuren, geuren en zeker ook vormen technisch bepaald zijn, en dus uitgesloten zijn van bescherming als merk. Een groene kleur die dient ter camouflage of de vorm van een Lego bouwsteen kunnen niet worden ingeschreven als merk aangezien deze kleur respectievelijk vormgeving noodzakelijk en functioneel zijn voor de toepassing waarvoor ze worden gebruikt.

Tip 3. Zorg voor een duidelijke aanvraag in het merkenregister

Daarnaast is het ook van groot belang dat de aanvraag tot inschrijving van een merk en later ook de inschrijving zelf heel duidelijk aangeeft welk element juist als merk is ingeschreven en voor welke specifieke producten of diensten dit merk is ingeschreven.

De merkinschrijving moet heel duidelijk weergeven welke exacte kleurtint(en) zijn ingeschreven (bijvoorbeeld aan de hand van de juiste Pantone code), voor welke posities het merk bescherming opeist, welke ratio en andere aanzichten van het 3D-merk bescherming genieten en voor welk type producten en diensten het merk zal worden gebruikt.

Tip 4. Gebruik het merk ook zoals het is ingeschreven

Een geldig merk vereist daarnaast ook dat het ingeschreven teken effectief op commerciële wijze wordt gebruikt ter onderscheiding van de onderneming. Wanneer een merk vijf jaar lang niet wordt gebruikt door de merkhouder, zoals het merk is ingeschreven, zal de inschrijving ervan vervallen.

Tip 5. Wees kritisch over uw merkenportefeuille en evolueer mee met de tijd

Zoals aangegeven in de eerste bijdrage, raadt Crowell aan regelmatig een kritische blik te werpen op de bestaande merkenportefeuille. Het heeft immers weinig zin om merken in te schrijven die geen commerciële meerwaarde bieden, hetzij om deze in licentie te geven en dus te valoriseren, hetzij om deze onderscheidingstekens te gaan afdwingen t.a.v. potentiële namakers.

Tot slot, is het van belang om evoluties en kleine aanpassingen in het logo en de branding van uw modemerk regelmatig onder de “merkenrechtelijke loep” te nemen. Net zoals trends in de mode, evolueren immers ook merken, logo’s en ontwerpen in de tijd.

Dit artikel is geschreven door Judith Bussé, advocaat bij de balie Brussel (Crowell & Moring). Crowell & Moring LLP is een internationaal advocatenkantoor dat cliënten in de mode industrie bijstaat en vertegenwoordigt in verschillende rechtsdomeinen, waaronder intellectuele eigendom. Op regelmatige basis adviseren zij cliënten over de valorising en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten en ondersteunen wij hen bij het registreren en handhaven van merken, modellen, auteursrechten.

*1. Deze vormgeving werd door Crocs niet alleen als merk, maar ook als model ingeschreven in het modellenregister van de Europese Unie. Het is dit gemeenschapsmodel dat recent nog in het nieuws kwam omdat het Gerecht van de Europese Unie hiervan de nietigheid heeft uitgesproken op 14 maart 2018. Ook tegen de hierboven afgebeelde merkinschrijving is een nietigheidsprocedure hangende.

*2. Waarvan eveneens de geldigheid werd bewist.

Foto credit: Birkenstock.

Beeld kleurstalen en illustraties via Crowell & Moring.