De waarheid over de rode zolen: vrij beschikbaar of (nog) niet?

Aan het nieuws over de opinie van Advocaat-Generaal Szpunar van het Europees Hof van Justitie in de Louboutin-zaak was deze maand geen ontkomen aan. De koppen van verschillende nieuwsberichten luidden “In the battle over his sole, Louboutin loses a round” (Reuters) en “Can Christian Louboutin Trademark Red Soles? E.U. Court Says No” (NY times). Uiteraard is Christian Louboutin het niet eens met deze interpretatie van het standpunt van de Advocaat-Generaal. Het ging zover dat Louboutin zich genoodzaakt zag een persbericht met zijn standpunt uit te sturen, wat uitzonderlijk is in dit soort van zaken. Louboutin’s standpunt luidt als volgt: |“We disagree.” “Advocate General Szpunar’s opinion is not a blow or a setback in Christian Louboutin protection of its famous red sole mark but is ultimately reinforcing our rights.” Maar hoe moet de recente opinie nu echt worden geïnterpreteerd en kan Louboutin’s rode zool-merk blijven bestaan?

Juridische tips en tricks van de maand. Case: het Louboutin-merk

Louboutin heeft enkele jaren geleden de Nederlandse onderneming Van Haren voor de Nederlandse rechtbanken gedagvaard voor de inbreuk op haar “rode zool”-merk. Dit merk wordt beschouwd als een zogenaamd “positiemerk” aangezien zij de bescherming voor een rode kleur opeist wanneer deze kleur wordt gebruikt op een bepaalde positie van het product (op de zool van een schoen). Van Haren verdedigde zich door te stellen dat dit merk ongeldig was en dat Louboutin hier dus geen monopolie op kon doen gelden.

De rechtbank van Den Haag, die zich moet buigen over deze zaak, heeft enkele “prejudiciële vragen” doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie waarmee zij uitleg vraagt over de interpretatie van artikel 3.1.e (iii) van de Europese Merkenrichtlijn. Kort gezegd, voorziet dit artikel dat tekens die bestaan uit een “vorm” die een “wezenlijke waarde geven aan het product” niet als merk kunnen worden ingeschreven. Met andere woorden, wanneer de gemiddelde consument een bepaald product gaat kopen omwille van de artistieke of esthetische vorm die het product heeft, kan deze vorm geen geldig merk uitmaken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de vorm van design meubelen, die wel het voorwerp van een modelrechtelijke bescherming kunnen uitmaken (per definitie beperkt in tijd), maar niet van een merkenrechtelijke bescherming (die in theorie telkens opnieuw verlengd kan worden). Zo wil de wetgever voorkomen dat de vormgeving van producten, die (nagenoeg) alleen omwille van hun vormgeving worden gekocht, zoals modeaccessoires, voor eeuwig kan worden gemonopoliseerd.

Zo oordeelde men al dat chocolade in de eerste plaats wordt gekocht omwille van de smaak, waarbij de vorm een bijzaak is, waardoor die vorm geen wezenlijke waarde aan de zaak geeft: een bijzondere vorm voor een chocolade product kan men dus als merk inschrijven. De vorm van een G-Star spijkerbroek (of jeans) is daarentegen geweigerd als merk, omdat de aantrekkelijkheid van het uiterlijk en de vorm voor een consument doorslaggevend zal zijn bij de aankoop van zulk product.

Concreet in verband met de rode Louboutin-zool vraagt de rechtbank van Den Haag zich af of deze uitzonderingsgrond ook van toepassing kan zijn op op het positiemerk van Louboutin.

Hierop heeft Advocaat-Generaal Szpunar geantwoord dat deze uitsluitingsgrond voor esthetische of artistieke elementen die een wezenlijke waarde aan het product kunnen geven ook effectief van toepassing kan zijn op positiemerken.

Wat betreft de specifieke toepassing van deze uitsluitingsgrond op het rode zool-merk, moet worden gekeken naar de intrinsieke waarde van de vorm, de perceptie van de gemiddelde consument en de economische gevolgen voor de markt wanneer dit positiemerk zou worden gemonopoliseerd door één marktspeler. De reputatie van het rode zool-merk of van het Louboutin-merk in het algemeen mag hierbij geen rol spelen.

Kortom, de vraag die volgens Advocaat-Generaal Szpunar moet worden gesteld is of het de rode zool zelf is die waarde geeft aan de schoen of is het daarentegen de reputatie van de rode zool en het Louboutin-merk?

Vooraleer de rechtbank van Den Haag finaal dit debat zal beslechten, moet het Europees Hof van Justitie deze interpretatie van de Advocaat-Generaal nog bevestigen of tegenspreken. Een finaal arrest van het hoogste Europese Hof wordt in de komende maanden verwacht.

Volgende keer worden ook andere mogelijke, zogeheten ‘niet-traditionele’ types van merken besproken die bescherming kunnen bieden voor de onderscheidende elementen van een mode-onderneming. Eind maart volgt Juridische tips en tricks van de maand, deel 3.

Dit artikel is geschreven door Judith Bussé, advocaat bij de balie Brussel (Crowell & Moring). Crowell & Moring LLP is een internationaal advocatenkantoor dat cliënten in de mode industrie bijstaat en vertegenwoordigt in verschillende rechtsdomeinen, waaronder intellectuele eigendom. Op regelmatige basis adviseren zij cliënten over de valorising en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten en ondersteunen wij hen bij het registreren en handhaven van merken, modellen, auteursrechten.

Foto: Louboutin