Ugg versus Emu: “Emu staat 1-0 voor”

Emu Australia heeft Ugg Australia voor de Amerikaanse rechtbank gesleept, terwijl Emu onlangs nog door Ugg werd aangeklaagd. De reden voor de strijd tussen de twee concurrenten: het UGG merkrecht van het Amerikaanse schoenenbedrijf

Deckers Outdoor Corporation, eigenaar van Ugg Australia, in meer dan honderd landen wereldwijd, behalve Australië en Nieuw Zeeland. In afwachting van de rechterlijke uitspraak een kijkje in de zaak Ugg versus Emu.

Deckers Outdoor Corporation spande afgelopen december een rechtszaak aan tegen het Australische label Emu Australia. Volgens Deckers maakte Emu Australia zich schuldig aan inbreuk op haar merk UGG doordat Emu door het gebruik van de naam UGG en UGG Boots verwarring zaait en consumenten misleidt. De rechter besloot dat UGG en UGG boots vrij mogen worden gebruikt in Australië en Nieuw Zeeland en dus niet mogen worden geclaimd door Ugg Australia. Emu beweert nu op haar beurt dat Deckers het merkrecht op de term UGG heeft verkregen door het indienen van een valse verklaring bij de United States Patent and Trademark Office (USPTO).

“Het kan nog wel een jaar duren voordat de rechter in de Verenigde Staten uitspraak doet in deze zaak. Emu voelt zich sterk door de eerdere uitspraak en staat 1-0 voor”, zegt advocaat Margot Span - specialist op het gebied van Intellectuele Eigendomsrecht, Reclamerecht en Mediarecht - van Köster Advocaten uit Haarlem over de zaak. “Emu moet echter niet vergeten dat de rechter in Los Angeles al eerder heeft erkend dat UGG een merknaam is.” In 2005 werd de geldigheid van het merk ‘UGG’ aangevochten in Amerika, maar de rechter besloot in het voordeel van Deckers. Dit door verklaringen uit de schoenenindustrie.

“Het is nu de vraag of Emu er in de Amerikaanse procedure in zal slagen aan te tonen dat de naam UGG door de Amerikaanse consument als soortnaam voor schapenvachtlaarzen wordt gezien en dus als merk is verwaterd,” vervolgt Span. “Een merk kan verwateren als de consument het merk als soortaanduiding gaat gebruiken zoals dit bijvoorbeeld is gebeurd met de woorden melbatoast of claxon. De consument gebruikt de naam ugg of uggs al vaak als aanduiding voor schapenvachtlaarzen. Als Ugg Australia kan aantonen dat haar merk UGG door de Amerikaanse consument wordt gezien als merk voor de laarzen van Deckers, dan kan zij ontsnappen aan een vervallenverklaring van haar merk.”

Deckers Outdoor Corporation registreerde de term ‘UGG’ als merk bij het USPTO in 1999. In 2004 startte Deckers rechtszaken tegen Australische producenten, maar de Trademark Office in Australië besloot datzelfde jaar nog dat de termen ‘ugg boots’, ‘ug boots’ en ‘ugh boots’ algemene uitdrukkingen waren voor schapenvachtlaarzen in Australië en Nieuw Zeeland en dus door iedereen gebruikt mogen worden als aanduiding voor deze laarzen. Deckers’ merk UGG kwam in deze twee landen te vervallen, maar bleef in de andere landen bestaan.

Emu Australia wordt in 62 landen verkocht en heeft meer dan 10.000 verkooppunten, waarvan 120 in Nederland. Ugg Australia wordt bij retailers in 46 landen verkocht en er zijn 20 Ugg concept stores in Noord Amerika, Europa en Azië.

Foto 1: Emu Australia
Foto 2: Ugg Australia