Rechtspraak: Hoe onlinemarktplaatsen verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor verkoop namaak
bezig met laden...
Iedereen in de mode-industrie is uiteraard welbekend met de hooggehakte pumps met rode zolen van de Franse ontwerper Christian Louboutin. De ontwerper zou op het idee zijn gekomen in 1993 toen hij de zool van zwarte pumps rood verfde met de nagellak van een assistente. Sindsdien groeide de schoen uit tot een waar icoon en op heden heeft menig modeliefhebber haar voeten al stukgelopen op deze felbegeerde stiletto’s.
Aan deze schoenen hangt echter ook een hoog prijskaartje vast. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat er in een mum van tijd kapers op de kust verschenen die trachtten mee te surfen op de golven van haar populariteit en schoenen met een gelijkaardige rode zool op de markt brachten. Louboutin liet vervolgens haar kenmerkende product beschermen aan de hand van het merkenrecht: de specifieke rode kleur Pantone nr. 18-1663TP gepositioneerd op de zool van schoenen met hoge hakken werd als merk ingeschreven o.a. in de Benelux en de Europese Unie.
Over de jaren zijn verschillende van deze merkenregistraties aangevochten voor diverse rechtbanken wereldwijd zodat de iconische schoen ondertussen ook faam kent in de juridische wereld. Recent heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgesproken in een ander juridisch geschil tussen Louboutin en Amazon.
Amazon behoeft weinig introductie: het e-commerce bedrijf beheert websites voor online verkoop waar uiteenlopende waren te koop worden aangeboden. Dit doet Amazon zowel in eigen naam en voor eigen rekening, alsook kunnen derden hun waren aanbieden op haar onlinemarktplaats. Deze derden kunnen daarbij kiezen om de verzending zelf af te handelen of deze te laten verzorgen door Amazon, die in dat geval de waren opslaat in haar distributiecentra en van daaruit naar de kopers verzendt.
In 2019 lanceerde Louboutin twee rechtszaken tegen Amazon; de ene in Luxemburg en de andere in Brussel. Op de onlinemarktplaats van Amazon worden door derden immers schoenen met rode zolen aangeboden die volgens Louboutin een inbreuk vormen op zijn merkenrecht. Volgens Louboutin was Amazon als de beheerder van de onlinemarktplaatsen aansprakelijk voor deze inbreuken. Het Europees Hof van Justitie werd uiteindelijk gevraagd om te oordelen over de aansprakelijkheid van een online marktplaats voor verkopen door derden van waren die in een inbreuk uitmaken op een merkenrecht.
Eerder al werd in verband met de aansprakelijkheid van de beheerder van online marktplaatsen voor merkinbreuken door het Europees Hof besloten dat het louter opslaan van inbreukmakende waren van derden niet leidt tot de aansprakelijkheid van de beheerder van de online marktplaats (zie HvJ 12 juli 201, C-324/09, L’Oreal v. Ebay en HvJ 2 april 2020, C-567/18, Coty v. Amazon). Maar wat als deze laatste meer doet dan alleen de opslag? Wat bijvoorbeeld indien de beheerder ook reclame maakt en het verkoopproces beheert voor de derden die inbreukmakende waren aanbieden? Deze vraag was tot op heden onbeantwoord gebleven.
Op 22 december 2022 voegde het Europees Hof van Justitie in verband met de zaak Louboutin v. Amazon (C-148/21 en C-184/21) daar nog aan toe dat beheerders van onlinemarktplaatsen in bepaalde gevallen wel degelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, met name wanneer het inbreukmakend teken wordt gebruikt in de eigen commerciële communicatie van de beheerder én deze laatste ook in eigen naam en voor eigen rekening waren aanbiedt. Volgens het Hof moet namelijk worden nagegaan of de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker van de website een verband legt tussen de diensten van de beheerder en het merkteken.
Eerst en vooral de wijze van presentie van de verkoopsaanbiedingen, met name:
- het gegeven dat dat de beheerder een uniforme methode gebruikt voor de presentatie van de verkoopsaanbiedingen op zijn website, waarbij hij de verkoopsaanbiedingen voor zijn eigen waren als voor de waren van de derden tegelijkertijd weergeeft onder dezelfde noemer zonder onderscheid van herkomst, bijvoorbeeld met de vermelding “bestsellers”, “het meest gewild” of “in de lift”; en het vermelden van zijn eigen logo als gerenommeerde distributeur zowel op zijn website als op al die verkoopaanbiedingen.
Ten tweede de aard en omvang van de diensten die de beheerder verleent aan de derden, met name:
- de behandeling van vragen van gebruikers; en
- de opslag, de verzending en de behandeling van retourzendingen van de waren.
De boodschap van het Hof is dus duidelijk: een beheerder van een onlinemarktplaats kan zich dus niet verschuilen achter een disclaimer die haar aansprakelijkheid voor merkinbreuken door derde- verkopers uitsluit. Zeker wanneer de beheerder van een onlinemarktplaats actief commerciële communicatie en promotie voert, komt haar aansprakelijkheid in het gedrang. De concrete beslissing over de aansprakelijkheid van Amazon in de zaken aanhangig in Brussel en Luxemburg laat het Hof over aan de nationale rechters van Luxemburg en Brussel.
Daarnaast zijn er ook heel wat nieuwe wetgevende initiatieven op Europees niveau die bijkomende waarborgen bieden voor houders van intellectuele rechten die tegen een online tussenpersoon wensen op te treden (bijvoorbeeld de Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (2019/790, “DSM-Richtlijn”) en de Verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (2022/2065, “DSA-Verordening”)) die de beheerders verplichten proactief stappen te ondernemen om merkinbreuken op hun platformen te voorkomen, waaronder het implementeren van filters die merkinbreuken opsporen, het verbieden van merkinbreuken in haar algemene voorwaarden en het informeren van adverteerders over de gevolgen van inbreuken, het voorzien van waarborgen om de identiteit van de adverteerders te verifiëren, het implementeren van een proces om inbreukmakende advertenties aan te geven en deze snel en efficiënt van haar onlinemarktplaats te verwijderen.
De beslissing van de Hof is alvast een belangrijke win voor merkhouders omdat het hen extra slagkracht geeft in het optreden tegen de verkoop van waren op onlinemarktplaatsen die in een inbreuk vormen op hun merkenrecht.
Ben je merkhouder en stel je vast dat er namaakwaren worden aangeboden op een onlinemarktplaats?
- Neem contact op met de aanbieder van de inbreukmakende producten en stel deze in gebreke.
- Leg een klacht neer bij de beheerder van de onlinemarktplaats om hem op de hoogte te stellen van de merkinbreuk en verzoek de beheerder om de advertenties te verwijderen. Zorg hierbij voor de nodige bewijzen van merkinbreuk. Van zodra de beheerder kennis krijgt van de inbreuk, heeft deze de juridische plicht om actie te ondernemen.
- Vervolgens kan je de beheerder van de onlinemarktplaats ook formeel in gebreke stellen om de nodige stappen te ondernemen om de advertenties te verwijderen en de inbreuken te beëindigen.
- Als de merkinbreuk aanhoudt, kan het nodig zijn om juridische stappen te ondernemen tegen de derde verkoper van de namaakwaren en / of tegen de beheerder van de onlinemarktplaats. Deze laatste zal aansprakelijk kunnen worden gesteld indien zij een actieve rol spelen in het promoten van de inbreukmakende producten of indien zij onvoldoende proactief optreden in lijn met hun verplichtingen onder de nieuwe DSM-Richtlijn of DSA-Verordening.
Geschreven door Julie Kennes en Judith Bussé, advocaten bij EDSON. EDSON is een dynamisch advocatenkantoor gericht op een creatieve aanpak op maat van haar klanten. In de modeindustrie staat zij haar klanten bij met advies over intellectueel eigendom, licenties, ESG, het algemeen regelgevend kader en mededingingsrecht.