Malgré la protection juridique de son tartan Burberry perd face à la justice

La société exploite depuis 1920 son fameux tartan déposé à titre de marque figurative dans l’Union Européenne 1996. Elle a protégé les couleurs composant le tartan, à savoir la composition de camel/noir/blanc/rouge ainsi que le motif spécifique en noir et blanc.

Écrit par: Boriana Guimberteau

Ces dépôts ont donné lieu à une jurisprudence nourrie portant sur la validité de la marque, les concurrents prétendant qu’il s’agissait d’un simple motif écossais décoratif, non-susceptible de protection à titre de marque et qui ne devrait pas appartenir à une seule société.

La marque a résisté à ces nombreuses attaques et a été considérée comme notoire par les tribunaux.

Disposer d’une marque de luxe notoire peut s’avérer insuffisant pour s’opposer à son usage, de façon secondaire, par un tiers

Forte de cette reconnaissance, la société a récemment assigné en contrefaçon le fabricant de sacs sous licence D qui faisait apparaître sur un motif à carreaux rose et violet l’image de « Violetta », personnage d’une série télévisée pour adolescents, accompagné des mots « Kiss Kiss Kiss ».

Les juges de la Cour d’appel de Paris ont conclu, dans une décision du 29 janvier 2019, à l’absence de contrefaçon.

En effet, ils ont jugé que la prédominance du personnage « Violetta » sur les produits et sa popularité auprès du public auquel ils s’adressent en font l’élément déclenchant l’acte d’achat.

Le motif à carreaux apparaissant comme secondaire dans le signe complexe, comme fond de décor du personnage, le public ne pourra pas être trompé quant à l’origine des produits.

En outre, la grande différence de prix et les différents réseaux de distribution (le produit Violetta étant vendu en grandes surfaces) sont des éléments supplémentaires qui réduisent le risque d’association avec le tartan de la maison britannique. Un sondage a également démontré qu’aucun des sondés n’identifiait spontanément la marque Burberry.

Tous ces éléments ont concouru à la conclusion des juges qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public et par conséquent, pas de contrefaçon de marque.

Ainsi, la renommée du tartan de Burberry n’a pas suffi pour considérer que le public puisse être trompé dans la mesure où il avait une position secondaire dans le signe complexe commercialisé sous licence D.

Avocat associé du cabinet FTPA, Boriana Guimberteau co-anime le département propriété intellectuelle et intervient plus particulièrement en droit des marques et droit d’auteur, ainsi qu’en nouvelles technologies

Images : Burberry