Rechtspraak: Ga uit van groot succes. 5 tips om je merk zo goed mogelijk te beschermen

Ieder jong modemerk loopt er tegenaan: bescherming versus kosten. Hoewel je net begint, zijn de dromen groot en ga je er natuurlijk vanuit dat jouw modemerk een groot en wereldwijd succes wordt. Maar omdat je net begint, moet over iedere kostenpost goed worden nagedacht. Daarom: 5 tips om met zo weinig mogelijk middelen alvast een zo groot mogelijke bescherming te krijgen voor jouw merk.

1. Check de beschikbaarheid van jouw merk

Het lijkt een open deur, maar met goed onderzoek vooraf voorkom je hoge kosten achteraf. Daarbij is niets zo vervelend als het gedwongen moeten rebranden! Onderzoek zelf of de door jou verzonnen naam of het ontwerp van het logo niet al wordt gebruikt, al dan niet in vergelijkbare vorm. Googelen en de Kamer van Koophandel checken op vergelijkbare handelsnamen kun je zelf. Laat daarnaast een merkenbureau een beschikbaarheidsonderzoek doen. Veel merkenbureaus bieden dit gratis of voor lage kosten aan, als je vervolgens je merk door hen laat registreren.

2. Check de betekenis van jouw merk

Ook dit lijkt een open deur en ook hier is Google je beste vriend. Zelfs als je helemaal zelf een naam bedenkt (een ‘fantasienaam’), kán het zijn dat die naam in een andere taal echt een betekenis heeft of die naam al voorkomt in bijvoorbeeld een film of boek. Dat hoeft niet erg (of inbreukmakend) te zijn, maar een keuze voor een merknaam moet een bewuste zijn, waarbij je over alle informatie beschikt. Bovendien kan het bestaan van een echte betekenis (vertaling) in een andere taal ook voor echte problemen zorgen, als je je merk in dat land of in Europa wilt registreren en de betekenis beschrijvend is voor de waren en/of diensten waarvoor jij je merk wilt registreren. Zo lijkt ‘TØJ’ een stoer en hip merk voor kleding, maar ‘TØJ’ betekent gewoon ‘kleding’ in het Deens. Dit merk zal dus wegens beschrijvendheid kunnen worden geweigerd!

3. Begin met een Benelux-merk en breid dat vervolgens uit

Weinig jonge modemerken hebben de middelen om hun eerste collectie meteen Europees uit te rollen. Voor je merk geeft dat ook niet. Als je je merk in de Benelux registreert, kun je binnen zes maanden – als je eerste collectie als een speer is gegaan – je Benelux-merk ‘uitbreiden’ naar een Europees merk (of een ‘Internationaal merk’, waarbij je verschillende landen kunt ‘aanwijzen’), met behoud van de aanvraagdatum van je Benelux-merk. Het meteen registreren van je merk in Europa klinkt aanlokkelijk, want nogmaals: je droomt groot, maar het stelt je merk ook bloot aan opposities (procedures waarin andere merkhouders bezwaar kunnen maken tegen de registratie van jouw merk) vanuit alle Europese landen. Dat brengt hogere kosten met zich mee en het gevaar dat je merk niet in de EU wordt geregistreerd en je dus met lege handen staat. Een beetje realisme is hier wel op zijn plaats.

4. Registreer je merk voor meerdere klassen

Je merk registreer je voor bepaalde ‘Nice klassen’ met verschillende waren en diensten*. Het is logisch om je merk alleen voor ‘Nice warenklasse’ 18 te registreren als je horloges of tassen maakt en voor warenklasse 25 als je onder je merk kleding, schoenen en/of hoofddeksels gaat verkopen. In het begin focus je je ook op deze corebusiness. Bij groot dromen past echter ook dat je ervan uitgaat dat onder jouw merk binnen vijf jaar andere producten en accessoires op de markt zullen komen. Je merk is daarvoor dan echter niet beschermd! Gelukkig geldt voor Benelux merken ‘3 klassen voor de prijs van 1’ en hoef je je merk de eerste vijf jaar niet voor ieder product of iedere dienst uit iedere klasse te gebruiken. Bij het registreren van je merk mag je groot dromen en kun je je merk alvast registreren voor toekomstige producten en diensten!

5. Een woordmerk is belangrijker dan een beeldmerk

Beide merken registreren is natuurlijk het beste, maar als de kosten dat niet toelaten is het aan te raden om eerst je woordmerk** te registreren, en eventueel later je beeldmerk***. Ten eerste is er een grote kans dat je beeldmerk ook beschermd is door het auteursrecht. Ten tweede gebeurt het vaak dat het oorspronkelijke logo niet lang in ongewijzigde vorm gebruikt wordt. Een vliegende start en snelle doorontwikkeling van jouw modemerk hebben soms tot gevolg dat het logo dat helemaal aan de start is ontworpen, de lading niet meer dekt. Het nieuwe, frisse logo kan dan – na bijvoorbeeld het eerste succesvolle jaar – alsnog worden geregistreerd.

Geschreven door Lucia van Leeuwen. Lucia is advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. www.kadv.nl.

Toelichting
* Bij het aanvragen van een merkregistratie moet je de producten en diensten waarvoor je je merk wilt gaan gebruiken. Het classificeren van een merk verloopt volgens een internationale standaard: de Nice classificatie waarin in totaal 45 waren- en diensten-k lassen zijn opgenomen.
** Een woordmerk is een onderscheidende naam waaronder een product of dienst op de markt is.
*** Een beeldmerken is of een 'zuiver' beeldmerk zoals een logo of een etiket, dat uitsluitend uit een beeldelement bestaat en waarin geen teksten, letters of cijfers voorkomen of een beeldmerk met woordelementen.

Foto van rawpixel.com via Pexels