Birkenstock vs. Scapino: Wanneer lijkt je product te veel op dat van een ander?

Birkenstock is één van de meest herkenbare schoenenmerken ter wereld. Wie aan Birkenstock denkt, ziet meteen de dikke kurkzool, het anatomische voetbed en de brede banden met gespen voor zich. In de afgelopen jaren was vooral het Boston-model van Birkenstock erg populair. De Birkenstock sandalen worden dan ook op grote schaal in diverse Europese landen nagemaakt. In Nederland botste Birkenstock recent hard met Scapino. In de procedure bij de rechtbank Midden-Nederland ging het om diverse sandaalmodellen van Scapino en Hush Puppies die sterk doen denken aan de bekende Birkenstock-modellen Madrid, Arizona, Florida, Boston en Gizeh.

De kernvraag voor modeprofessionals is: wanneer gaat “inspired by” over in “te veel op elkaar lijken”? En wat betekent dat voor merken, retailers en private labels die dagelijks keuzes maken over design, inkoop en productontwikkeling?

Inbreuk op auteursrechten

Birkenstock claimt auteursrechtelijke bescherming op de sandaalmodellen Madrid, Arizona, Florida, Boston en Gizeh.

De rechtbank toetst per Birkenstock model of een model aan de zogenaamde werktoets voldoet en dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Volgens het Hof van Justitie EU komt alleen een werk dat oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een ‘eigen intellectuele schepping’ van de maker, in aanmerking voor bescherming. Een werk is oorspronkelijk indien dit werk niet is ontleend aan een eerder werk en indien vrije en creatieve keuzes van de maker zichtbaar zijn in het werk. Indien vormgevingskeuzes (bijna) uitsluitend technisch zijn bepaald dan is de vormgeving niet oorspronkelijk en creatief.

Bij de Birkenstock-sandalen is het ondergedeelte, het voetbed en zool, bij alle modellen hetzelfde.

Juist in dat voetbed ziet de rechtbank veel creatieve keuzes: de contour van de zool, de verdiepte hiel, de verhoging in het midden, de teengrip vooraan, de opstaande randen, het aflopende profiel en de zichtbare kurkrand. Ook de manier waarop de leren banden in de zool verdwijnen zonder zichtbare stiksels, met alleen een rechthoekige gesp, wordt als kenmerkend en creatief gezien. Bij de Arizona en Florida komt daar nog bij dat meerdere banden uit één stuk leer zijn gesneden en als geheel in de zool verdwijnen. In die combinatie van elementen ziet de rechtbank een eigen, herkenbare vormgeving die destijds niet in het oudere vormgevingserfgoed voorkwam. De conclusie van de rechtbank is dan ook dat de Birkenstock-modellen Madrid, Arizona en Florida auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Opvallend daarbij is de rechtbank stelt bekend te zijn met het feit dat de hoogste Duitse rechter een arrest met een andere uitkomst heeft gewezen, te weten dat aan twee Birkenstock modellen, de ‘Madrid’ en de ‘Arizona’ geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. De rechtbank komt in deze zaak dus tot een ander oordeel en wijkt daarmee af van de hoogste Duitse rechter.

Voor twee modellen is het anders. De Boston lijkt qua bovenkant te veel op een klomp uit 1971 zodat de Boston geen oorspronkelijk werk is en niet auteursrechtelijk is beschermd.

Bij de Gizeh speelt een oud Benelux-modelrecht uit 1983 de hoofdrol. Dit modelrecht is na vijftien jaar vervallen, en volgens de rechtbank daarmee ook het auteursrecht. Zonder instandhoudingsverklaring is de bescherming definitief vervallen en kan die niet “herleven”.

Vervolgens toetst de rechtbank model voor model of de Scapino- en Hush Puppies-sandalen dezelfde totaalindruk wekken als de beschermde Birkenstock-modellen. Voor één look-alike van de Madrid, elf varianten op de Arizona en een Hush Puppies-model dat lijkt op de Florida concludeert de rechtbank dat nagenoeg alle kenmerkende elementen zijn overgenomen. Kleine verschillen in voetbed, leerstructuur of details veranderen de totaalindruk niet genoeg. Deze modellen van Scapino maken inbreuk op de auteursrechten van Birkenstock.

Geen slaafse nabootsing

Voor de Birkenstock modellen Boston en Gizeh, waar geen auteursrecht (meer) rust, probeert Birkenstock nog een beroep te doen op slaafse nabootsing. Daarvoor moet het originele product een eigen gezicht op de markt hebben. Birkenstock kan dat niet overtuigend aantonen, haar marktonderzoek wordt onderuitgehaald en het feit dat al jaren veel vergelijkbare sandalen op de markt zijn zonder dat Birkenstock daar structureel tegen optreedt, zorgt voor verwatering. De vorderingen op basis van slaafse nabootsing worden daarom afgewezen.

Rechtsverwerking

Een extra opvallend onderdeel is het beroep van Scapino op rechtsverwerking. De rechtbank oordeelt dat Scapino zich terecht beroept op rechtsverwerking. Birkenstock had in 2015 alleen bezwaar gemaakt tegen de zool, en met Scapino was een regeling getroffen. Daardoor mocht Scapino erop vertrouwen dat Birkenstock verder geen bezwaar had tegen de overige vormgeving van de sandalen. Toen Birkenstock in 2023 ineens wél handhaving eiste, inclusief een onmiddellijk verbod en schadevergoeding over het verleden, werd Scapino daardoor onredelijk benadeeld. Birkenstock mocht wel optreden, maar had Scapino een redelijke uitlooptermijn moeten geven; de rechtbank stelt die op één jaar vanaf 16 augustus 2023. Daarnaast had Birkenstock pas vanaf maart 2023 handhavingsrechten, zodat oudere claims sowieso niet konden slagen.

Conclusie

Het vonnis van de rechtbank in de Birkenstock/ Scapino zaak laat zien dat rechters in Europa verschillend oordelen over de vraag of een gebruiksvoorwerp zoals een sandaal aan de werktoets voldoet en dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. In Nederland lijkt de drempel voor auteursrechtelijke bescherming lager te liggen dan in Duitsland. Dit zorgt voor rechtsonzekerheid. De hoogste Europese rechter zal naar verwachting op 4 december 2025 uitspraak doen in de gevoegde zaken Mio en USM Haller over auteursrechtelijke bescherming van meubels en zal hopelijk duidelijkheid brengen.

Verdere lessen voor de modeprofessional die uit de Birkenstock zaak volgen:

• De grens tussen inspiratie en imitatie is in het ontwerpproces snel overschreden. Als de auteursrechtelijk beschermde trekken herkenbaar zijn overgenomen is meestal sprake van inbreuk. Het enkel aanbrengen van wijzigingen voorkomt geen inbreuk. Het is belangrijk om je eigen creatieve vormgevingsproces goed vast te leggen.
• Handhaaf intellectuele eigendomsrechten consistent. Gedogen en selectief optreden tegen inbreuk kan leiden tot verlies of beperking van je rechten.

Geschreven door Margot Span van Spargo Legal. Margot is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht en commerciële contracten en zij behandelt regelmatig actuele juridische kwesties in de column Rechtspraak. www.spargolegal.nl