Rechtspraak: Duur en verval van merkrecht – wanneer en wat te doen?

Door een merk te registreren verkrijgt de merkhouder het recht om als enige dat merk te gebruiken voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Indien het merk door een ander wordt gebruikt kan de merkhouder hier tegen optreden. Dit recht om op te treden tegen degene die gebruik maakt van jouw merk is echter niet onbeperkt en kan vervallen. Wanneer is dit het geval en hoe kun je voorkomen dat dat gebeurt?

Duur

De inschrijving van een merk is in de meeste landen 10 jaar geldig, dit geldt ook voor een Benelux-merk. Na 10 jaar kan de inschrijving, in beginsel een onbeperkt aantal keer met 10 jaar worden verlengd. Het is niet zo, zoals bijvoorbeeld bij een octrooirecht, dat er een maximale duur voor bescherming is vastgesteld. Indien de inschrijving na het aflopen van de duur daarvan niet wordt verlengd, vervalt het merkrecht.

Vrijwillige doorhaling of afstand

Tijdens de periode dat een merk staat ingeschreven kan de merkhouder afstand doen van haar merkrecht door doorhaling van het merk te verzoeken bij het register waar het staat ingeschreven. De doorhaling hoeft niet per se te zien op het gehele merk maar kan ook alleen betrekking hebben op bepaalde waren of diensten.

Nietigverklaring

Ook indien een merk succesvol is geregistreerd heeft de merkhouder niet de absolute zekerheid dat haar registratie geldig is. Het merk kan namelijk later alsnog nietig worden verklaard. Dit kan bijvoorbeeld indien komt vast te staan dat degene die het merk registreerde te kwader trouw was omdat zij wist dat het merk al door een ander werd gebruikt. Maar ook indien bijvoorbeeld blijkt dat het merk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft kan het merk nietig worden verklaard. Indien een vordering tot nietigverklaring slaagt, heeft dit terugwerkende kracht. Dat betekent dat het merk wordt geacht nooit te zijn geregistreerd.

Verval

Een merk kan vervallen worden verklaard door de rechtbank op verzoek van een belanghebbende. Indien een vordering tot vervallenverklaring slaagt, heeft dit geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat het merk pas is vervallen vanaf het moment dat de vordering tot verval is ingesteld. De rechtbank kan een merk vervallen verklaren indien er sprake is van een van de volgende situaties.

1. Geen normaal gebruik

Indien een merk gedurende vijf jaar niet normaal wordt gebruikt kan het vervallen worden verklaard. Wat is ‘normaal’ gebruik? Er is sprake van normaal gebruik indien uit de omstandigheden en relevante feiten blijkt dat het merk niet slechts symbolisch wordt gebruikt maar bedoeld is om “een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen”. Voor een in de Benelux geregistreerd merk is normaal gebruik in één land binnen de Benelux vaak voldoende. Voor een Gemeenschapsmerk is gebruik in één van de lidstaten niet per definitie voldoende.

2. Verwording tot gebruikelijke benaming

Soms wordt een merknaam zo populair en daardoor zo veelvuldig gebruikt in het dagelijks spraakgebruik dat het merk een gebruikelijke aanduiding wordt voor een product. Denk bijvoorbeeld aan Aspirine voor pijnstiller of Waxine lichtje voor theelichtjes. Echter, het enkele feit dat een merk een gebruikelijke aanduiding is geworden is onvoldoende voor vervallenverklaring. De verwording tot gebruikelijke benaming moet wel het gevolg zijn van toedoen of nalaten van de merkhouder.

3. Misleiden als gevolg van gebruik

Merken kunnen misleidend worden door het gebruik ervan. Hiervan is sprake indien het wordt gebruikt op een wijze waardoor het publiek wordt misleid omtrent bijvoorbeeld de aard, de herkomst of de hoedanigheid van waren of diensten. Hierbij kan worden gedacht aan een product dat de (merk)naam van een bepaalde streek krijgt terwijl het helemaal niet uit die streek komt. Ook bij deze grond voor een vervallenverklaring dient er wel sprake te zijn van een toedoen of nalaten van de merkhouder.

Tips

Hoe zorg je er voor dat je merkregistratie geldig blijft?

- houd goed bij wanneer de merken zijn ingeschreven en wanneer deze dus moeten worden verlengd;
- laat voorafgaand aan de merkregistratie een (uitgebreid) merkonderzoek doen. Hierdoor kan je voorkomen dat achteraf blijkt dat jouw merk al door een ander wordt gebruikt of is geregistreerd of dat jouw merk achteraf onvoldoende onderscheidend vermogen blijkt te hebben;
- kies een merknaam die origineel en niet beschrijvend is. Bedenk daarbij ook goed dat je de consument niet mag misleiden omtrent de aard, herkomst of hoedanigheid van je product. - blijf je merk, niet slechts symbolisch, gebruiken;
- stel merkbewaking in. Hierdoor ben je meteen op de hoogte indien er een conflicterend merk wordt geregistreerd of gebruikt.
- Indien je een inbreuk constateert treedt dan onmiddellijk en consequent op tegen deze partijen zodat jouw merknaam geen soortnaam wordt.

Liselotte Mannaerts is advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Beeld: FashionUnited